基因技术的专利保护与利益分享-法律之窗

现在，我们暂时抛开软件、网络，转而关注另一个相对陌生的领域：生物基因工程。说陌生只是对我们知识产权界而言，在科学界基因技术早就倍受关注：98年中国科学院和工程院院士共同评选的国内和国际十大科技进展新闻中，国内和国际均有三项同基因技术直接相关[2][2]，这一数据足以说明基因技术在当今科技发展中的重要地位。遗憾地是，对这一重大问题国内知识产权界没有给予起码的关注，翻开国内的主要专业期刊，讨论此类知识产权问题的文章堪称凤毛麟角。国内这种“门前冷落车马稀”的场景同国外如火如荼的热烈争论局面形成鲜明的对比。在西方主要工业化国家，关于生物工程的法律问题的讨论于七十年代便形成气候，中间一直没有间断。进入九十年代，基因工程技术逐渐成熟，生物工程公司大量涌现[3][3]，有关基因工程的案件在美国、欧洲、日本、加拿大等国频繁出现[4][4]，与此相应的法学论文自然扑面而来：简单浏览一下后文所附的参考文献目录，就能感受到这种热火朝天的气氛。长期以来，国内一直在此问题上保持沉默，大约有三方面的原因：其一，国内的生物技术水平严重落后，相关产业起步很晚。这样，国内方面缺乏保护其基因工程技术的现实需求，同时落后的国内产业甚至不能模仿西方的基因工程产业，不足以同西方进行有效的竞争，因而不象中国化工、软件、影视行业那样有来自内外双方的知识产权保护要求。其二，由于技术本身的障碍，不管这种障碍是现实存在的还是主观臆想的，很多人自觉或者不自觉地回避了这一话题，从而不能引起起码的讨论。（早期的法学教育机制下，很多法学学者缺乏科学技术基础知识。实际上，讨论基因工程方面法律问题的技术难度肯定比讨论当今的网络问题的难度要低。）其三，国内还没有发生过有关基因技术的知识产权纠纷，国内学者对这一问题讨论很容易变成无源之水，或让人觉得是空穴来风。

如今在我国经济迅猛发展的背景下，生物科技产业有了长足的进步，开始涉足世界尖端基因工程技术[5][5]。同时，国际性的生物技术公司迅速进军中国市场，中外公司间的竞争日趋激烈，相关的技术成果保护很快便要成为各方关注的焦点。中国的立法者和政府部门也已经意识到这一点，开始关注有关生物工程技术的知识产权保护[6][6]。我们有理由相信，要不了多久，中国也会有更多的人来关注基因技术背后的知识产权问题。诚然，在知识产权领域，基因工程技术并没有象有些学者先前所预言的那样取代“计算机软件保护”这一主题，成为学者关注的焦点，甚至它还不足以同计算机技术相提并论。但是基因工程技术的确有其独到之处－－前一阶段关于克隆技术发展所带来所全球范围的伦理及法理思考便是一个再好不过的说明。要知道，克隆技术还不能和基因工程划上等号，前者只不过是后者的一个应用领域罢了。在我们关注的知识产权领域，基因工程相关技术成果的保护及其商业化开发也同样引发了一系列值得深思的法律问题。这里自然有技术上的因素，但是绝非单纯的技术难题。因为在整个技术世界中，法学家们难以涉足的专门技术领域比比皆是，也不见有人分门别类地去一一讨论其中的法律问题。基因技术之所以能在知识产权法尤其是专利法领域引起广泛的关注，是因为它已经开始触动以专利法为支柱的知识产权大厦中的一些基本概念和根本原则：比如，区别发明同发现的现实需要、知识产权法如何处理社会伦理的问题、专利性审查中法律原则与政策的基本考虑、专利权的保护范围、专利权的权利归属与利益分享的原则等等，这些问题在其他场合也会被考虑，但远没有在基因技术面前表现得这么集中和尖锐。可以毫不夸张地说，人们在考虑保护生物技术的同时，亦是在检验知识产权制度本身的合理性。

知识产权法律制度注定要对科技的发展所带来的冲击作出最迅速的最直接的反应－－那就是是否保护和如何保护。每次作出肯定的选择时，立法者所采取的方式却不尽相同：要么对传统的法律概念、原则作扩充解释，以适应新科技发展的需要；要么另起炉灶，创立全新的法律保护制度。我们对两种模式都进行过尝试，正反两方面的例子都有[7][7]。对基因技术的保护，又一次给我们提供了一个难得的反思的机会：面对科技的发展，知识产权制度究竟应该如何应变？一劳永逸的方案肯定没有，但是知识产权制度的框架究竟应该保持多大的应变弹性？面对新技术，我们总是在不断地扩充知识产权的领地，这究竟是在营造未来的“知识产权帝国”，还是最终使知识产权制度失去自身的特性被其他制度所取代？“如果人手里只剩下锤头，就会把所有的问题都想象成钉子”，我们的知识产权制度是不是也有这种偏执的倾向？显然，这都是一些非常复杂的基本理论问题，本文没有能力也不打算去直面检讨，但是我仍旧坚持将这些考虑作为自己思考问题的背景。

简单地说，基因就是带有遗传信息的 DNA序列[9][9]，这已经不是公众陌生的名词。在生物学发展史上，孟德尔的经典遗传学、摩尔根的染色体遗传学中便提及遗传子、遗传基因的概念。但是当时科技的发展水平使得进一步的研究无法深入到微观阶段。时光流转，到了1953年，生物学领域的巨匠英国的JAMES WASON和美国的CRICK在英国权威杂志《自然》（NATURE）上发表了千字短文，第一次揭示了遗传物质脱氧核糖核酸（DNA）的双螺旋结构，使后人从分子层面上揭示遗传规律，控制生物遗传成为可能。人们形容说这篇惊世之作象“原子弹爆炸时带来的冲击波，一瞬间就冲垮了封闭遗传奥秘的千古堤障”[10][10]。此后，分子生物学作为一门新兴的边缘科学迅猛发展，生物学因此进入一个崭新的时代。

生物体的每个细胞核中均含有诸多的DNA分子，有关该生物体的绝大部分遗传信息就集中体现在DNA分子中四种碱基A、G、T、C的排列顺序上。这似乎“简单”得令人难以置信：说它简单，是因为整个生物界，从最原始的病毒到植物、动物乃至人类，其遗传信息的储存、传递与表达均通过四个字母的排列组合的形式进行[12][12]！在这一层面上，任何生物都是平等的，没有不可逾越的物种界限，这也就为后文所述的跨越种系基因移植埋下伏笔[13][13]。说它难以置信则有点言过其实，这样的“简单”在我们的社会中已是司空见惯的寻常事：数字化时代的公民们早就习惯了二进制下的虚拟世界，在那里无论是文字、图象、声音亦或是操作指令均被分解为简单的两个符号0、1，然后进行储存、复制、阅读等等。信息社会的0、1已经全方位地改变了我们的生活，也给法学家带来诸多的挑战，很多问题依旧一筹莫展。那么，生物时代的A、G、T、C又会给人类带来什么呢？

遗传过程中的一系列规律被揭示以后，全新的边缘学科遗传工程学或者叫基因工程学便横空出世。从七十年代始，至今不过短短二十来年，科学家迅速掌握了操纵生命遗传进化的一系列关键技术。首先是发现了数百种用于从DNA分子上剪切目标基因的“手术刀”，这使得科学家得以从容自如地从已知的DNA链上剪下某一特殊的基因片断，然后将此基因片断移植到特殊的载体上（常见的是一些细菌或病毒）。其次是基因复制技术的产生：科技人员利用聚合酶链式反应（Polymerase Chain Reaction,PCR）可以大量复制该基因载体，从而避免了繁琐且成功率极低的重复制造基因载体的工作。获得大量带有目标基因片断的载体后，让这些载体进入等待改造的细胞，打开该细胞的DNA分子链，将目标基因联接到该DNA分子上。这样，目标基因就永久地成为被改造细胞的遗传信息，从而使该细胞按照人类的预期具备了某种新的生物特性。

从理论上讲，掌握了基因工程技术，人类就可以将任何外源基因植入任何目标的生物体内，改变其遗传密码，从此可以“随心所欲”地操纵自然界万物的进化方向。人们惊呼，象现代信息技术将我们的世界变成一个地球村一样，细胞与生物工程技术已经将所有的生命形态融进一个简单的家庭中，在这个家庭中人类自身的角色发生根本变化[14][14]。人类真正成了造物主，成了活着的上帝（The Living God）,开始迅速地几乎是随心所欲地改变周围的生物世界。现在，基因工程技术主要应用于农业、制药、医学、能源、环保等行业，已经产生出深刻的社会反响和巨大的经济效益。这里作简单介绍，相关的问题在后面讨论法律主题时还会反复提到。

农业方面，动植物育种是人们比较熟悉的话题。在基因技术应用以前，便产生了一些常规育种的技术，比如有性杂交、后代选择、辐射诱变等。传统技术确实也取得过诸多成就，但是同分子水平的基因工程技术相比，它明显处于劣势：培育周期长、偶然性大并且难以打破种系亲缘关系的限制[15][15]。现在基因技术已经被广泛应用于提高农产品的品质、产量，增强农作物对病虫害的抵抗能力。我们有理由对基因工程育种寄予厚望，梦想着这门新兴的生物技术将彻底地改变农业的现状。中国的农业还远远落后于发达国家，但是伴随人口的增殖和社会的工业化，粮食与工业原材料等需求正迅速上升，由此产生的短缺或低效问题已经引起全社会的关注。我们有理由相信，在中国农业寻找现代化出路的同时，与基因工程有关的育种技术在中国庞大的市场中将扮演越来越重要的角色。

制药工业中，基因工程同样是有其独到之处：常常是在特定的生物体内植入某种特殊的基因，制造出转基因生物，让它分泌出特殊药物蛋白，从而获得人们需要的药物。制造人类需要的各种抗体、激素或蛋白因子时，此类生物制药的方法同传统的化学分离或合成方式相比，具有无与伦比的优点：无需特殊原料，无需复杂化工流程工艺，从而大大降低生产成本，同时也不至于带来现代社会被受关注的环境污染等方面的问题[16][16]。现在，通过基因工程生产的药物已经有几百种，常见的如胰岛素、干扰素、肿瘤坏死因子、免疫球蛋白、生长激素、凝血因子等等。欧美和日本的各类生物技术公司常常在上述某一种药物上便拥有几亿甚至几十亿美元的巨大市场[17][17]。现在，基因工程技术的法律保护问题能够引起大家的注意，也正是由于生物市场竞争日趋激烈，从而使得相关主题得以凸现出来。

同制药业相联系的是疾病的治疗。基因技术已经开始在诊断和治疗人类各种遗传疾病方面作出重大贡献：通过对某种疾病患者基因同正常人的基因进行比较，人们可以寻找到各种疾病基因。由于基因缺损，使得病人体内无法合成某种蛋白，从而对某种疾病失去抵抗能力。科学家可以根据该基因缺失情况推断治疗该疾病所需要的药物蛋白，然后利用相应基因工程技术合成该蛋白，向有关病人提供特效药。目前人类已知的同遗传基因有关的疾病有3000多种，其中病因基因被确定的还不到3％[18][18]。目前已经进行到最后阶段的人类基因组计划（Human Genome Project, HGP）正致力于绘制完整的基因图谱[19][19]。可以想象，人类要不了多久便可以彻底清查这些病因基因，到那时基因技术在清查病因和寻找对症药物方面的作用将将进一步增大。另外，对基因缺陷者还可以尝试利用基因移植技术对其基因进行彻底的改造，使其恢复正常的遗传性状，此即谓基因治疗。现在医学届已经尝试过对地中海贫血（Thalassemia）[MSOffice1] [MSOffice1]、镰形细胞贫血（Sickle-cell Anemia）等进行基因治疗，但是该治疗方法是将大量的携带正常基因的载体（通常是驯化的病毒）注入人体，让这些载体破坏患者的基因后植入新的正常基因。显然，这里有较大的不确定性，在现阶段还有很大的风险，社会对之持谨慎甚至是批评的态度[20][20]。最后，基因技术还为现代医学研究提供了很多非常重要的实验工具。比如大家相对比较熟悉的哈佛鼠，它就是利用基因移植技术人类的癌症基因植入老鼠体内，使得该老鼠特别容易受外界因素诱发患上癌症，从而为癌症医学界提供了一种比较理想的用以检验抗癌药物的药效的实验工具。这可以大大降低药物实验在人类自身阶段的风险，因而意义重大。

通过前文技术背景部分的介绍，我们已经了解到基因技术专利申请的一大主题便是对某些具体的基因序列提出专利要求。此类基因序列一般是技术人员在对自然界的生物体进行研究时发现的，然后通过进一步的试验从生物体中分离出该基因。接下来，被分离出的基因就可以移植入其他载体中用以控制某些特殊蛋白质的表达过程，从而实现人们的各种产业或医疗目标。显然，发现某一基因以后，其后续应用发明的数量会很多，远非发明者自身能尽数料到。因此，发明者很难通过申请后续发明的办法完全阻止其他竞争者提出新的应用发明专利申请。因此，人们考虑对其发现并分离的基因序列本身主张专利权。于是，问题接踵而至：此类分离出的基因序列究竟是研究者的发明创造还是一般的科学发现？专利法应该或者说能够为之提供专利保护么？这些问题已经涉及专利法的基本理论，曾经引起广泛争论，至今学者仍未取得一致意见。以下展开详细讨论。

在专利法领域，相当一些对象被排斥在专利法的保护范围之外，比如抽象原则、自然规则、思维方法、自然现象、数学公式等等。我们在讨论基因专利问题时，遇到的一种意见便是基因乃是自然界本身就存在的物质序列。人对其的认识与揭示，充其量只能是一种发现而不是一种发明。按照惯例，发现是不能获得专利保护的，于是基因自然不应受到专利保护。这一推理方法是大家所习惯的并广泛接受的，但是其结论却没有获得现行专利制度的认同。支持对基因技术给予专利保护的人们通过两种不同的途径来为自己的主张辩护。一种途径是否定其前述论调的小前提—“基因序列是一种发现”，认为基因序列并非自然之物，乃是人的发明创造理当受到保护；另一种途径是承认前述小前提，但是否定其大前提——“即发现不能获得专利保护”，认为即便是科学发现在在某种情况下，也是可以获得专利保护的[21][21]。这样，基因序列无论是发明还是发现，对其提供专利保护均不会成为问题。其实，第一种论证方法是各国立法者或法院在处理化学提纯自然物质的专利性问题是已经采纳的办法，现在又被“照例”应用于基因序列、转基因动植物等问题上。第二种则要打破传统的观念，直接否定专利法上过去区分发明与发现的种种努力，对我们研究人员来说富有挑战性，因而意义重大。

早期美国的法院认为自然界的物质不依赖人的活动而存在，不能视为人类的发明产物。这种认识在早期专利法中作为法律原则受到严格遵守。美国最高法院在Funk Bros. Seed, Co. v. Kalo Inoculant Co. [23][23] (1948)就对自然物质的专利性持明确的否定态度：“对有关自然现象的发现是不能颁发专利的。对细菌等生物特点的认识，是人类对自然法则的揭示，是人类共有知识库的一部分，因而应该为人们自由使用，不应被任何人独占”。法院认为对某些类型固氮菌的特性进行揭示然后选择出合适的固氮菌组合的“发明”，仍旧只是对自然规律的发现，不受专利法保护，最终否定了当事人的专利权要求。（以上案例经过值得怀疑因为1912年的PARKE-DAVIS &CO V. HK MULFORD &CO 案中，便授予自然提取物以专利权）后来，美国法院逐渐从先前立场退却，不再对自然现象作宽泛解释。1979年，In re Kratz (592 F. 2D. 1169,1979)案中，美国海关上诉法院否决了专利局的意见，认为可以对草莓的提起物授予物质专利。到了80年代美国最高法院借助里程碑式的案件即Diamond v. Chakarabarty（1980）案进一步明确了法院的立场。该案中法院有一句被广为引用的话－－专利法所保护的对象可以是“太阳下的任何人为的事物”(anything under the sun that is made by man )，这是法院大幅度放宽专利法对自然物相关发明要求的最好解释。从此，人们只要对自然物质进行了一定程度的纯化与分离，使其不再处于原来的自然状态，就可以对该物主张专利权[24][24]。这一判决顺利地打开了专利法在微生物领域的禁区，接踵而至的便是植物、动物等生物专利等等，一发而不可收拾。最高法院前后的态度变化显然不是简单的错误纠正过程，相反这是法院应生物产业的发展需求作出的重大调整或者说是让步吧。

这样，现在有关自然物质提纯物的专利问题的“正统”解释得以确立：尽管自然物事实上已经存在，但是它只是以混合杂乱的形式散见于自然界中。未经专利申请人的创造性工作，人们就难以或者不能获得所要求的某种纯度的自然物（或某种特殊状态的生命物），进而有关该提纯物的具体应用对社会公众来说也是遥不可及。因此，这种经过人工提纯的自然物对社会来说不是一种先前已经存在的一般自然物，一种体现发明人创造性劳动的一种物质发明，当然应受到专利法保护。相应地，对于基因主题，就可以作类似解释：单纯的基因组（Genome）序列本身仅仅是一种物质发现－－这种碱基对的排列原本就存在于生物体内，科学家们只是通过实验证实并揭示这些序列的存在。因此，此类序列并不能获得专利保护。但是当控制某一蛋白质合成的DNA序列（常是具体的各种基因）被科学家通过科学手段分离出来，进而应用至相关工业以获得某种工业产品时，我们便不能再说这仅仅是一种发现了，而应视为一种发明[25][25]。

在现行制度下，发明人通过自己的努力对某一自然物进行提纯，从而使得社会公众及早地获得该提纯物，进而对促进整个社会的福利。当一项基因被人们从自然状态识别并分离以后，工业上的应用才成为可能。从这一意义上讲，此基因是新的发明，而不是发现。[27][27]为了鼓励发明人尽早向社会提供此类提纯物，专利法不惜授予其物质专利权—尽管只授予方法专利权也能起到类似的刺激作用。另外，如果社会根本就没有意识到自然物质的存在（或者知道该物质存在，但相应的纯物质遥不可及），发明人将之分离并提纯，对社会来说此类工作几乎同合成一种自然界的物质没有多大差别。为什么非要依据对人类社会并无多大意义的事实---“自然界存在与否”来决定其专利性呢？这种通过授予物质专利激励发明的利益机制应该符合专利法的立法目的。

然而，换一个角度，我们发现问题并不如此简单：对自然物质问题上，表面看来专利法只是对发明的概念重新作出界定，实际上却使得专利制度的利益协调机制发生了重大变化。扩充发明的概念，无异于扩充发明人的专利垄断权，其结果很有可能使得权利人的垄断权超出理当受到的回报的程度，从而牺牲了社会的利益。发明人通过一定的方法获得某一自然物质的提纯物，实际上并不给人们带来某一全新的物质概念，相反，人们已经知道该物质一定可以通过某种方法获得该自然物质的提纯物，只是暂时不知如何提纯罢了。因此，更确切的说发明人对社会的贡献应该是他发明了提取该自然物的方法。这样看来，专利法对发明人提供该提纯物的物质发明就不合适了—发明人获得的垄断权超过了他的对社会的技术贡献。这在多个竞争者利用不同的方法提纯同一自然物质的场合就显得很不公平：因为按照现在的体制，只要谁先提纯出该物质就获得该物质的垄断权，这意味着后来的发明者无论利用任何其他方法提纯该物，均要尊重该物质专利权，取得所谓的交叉许可，支付许可费用。实际上在先的发明者对后续的发明者没有任何的技术上的贡献，因为谁都知道自然界中的存在的物质总是可以通过一定发、办法加以提纯的。没有贡献就不应该有收益，这不仅仅是道德上的常识，更是一项基本的法律原则，专利法强调发明人利益同社会利益的平衡更应该时刻尊重“权利人的垄断权不得超过其对社会所作的技术贡献”这一原则。在Genentech v. The Wellcome Foundation 案中，英国上诉法院t-PA(Tissue Plasminogen Activator)蛋白质的氨基酸序列虽然没有被明确揭示，但是人们已经事先知道其存在并进行过分离。一个人不能因为最先了解其结构便对该物质主张专利权。专利人通过DNA重整技术手段获得该产品，是所有普通研究人员都可以预期成功的。因此它不能对该物质拥有专利权[28][28]。这一同基因技术有关的案例极好地为我们的观点做了一个注脚。学者们已经意识到现在基因专利中的有些案件中对类似发现的自然物质或序列授予发明专利，已经体现出这种不公正的现象来。[29][29]

耐人寻味的是，在上述案件判决中法院还有意无意地补了一句“如果发明人最先发现T－PA则另当别论”[30][30]。言下之意，如果发明人最先发现并分离或合成出该蛋白质，则发明人可以对该物质申请物质发明。这无异于说尽管该物质先前已经在自然界中存在，只要它还不为社会公众所知，就可以作为一种新物质对待。这与前面一段的观点基本是一致的，这种观点经得住专利法传统理论的考验吗？众所周知，所谓的发现是对一些已经存在但又不为人所知的事物的揭示[31][31]。那么即使该物质不为人类所知，发明人（发现者）对其揭示，依然是一种地地道道的发现。发明人揭示该自然物存在并发明了提纯或合成该物质的方法，在我们看来发明人的贡献只不过是一项科学发现（不应受到专利保护）加上一项方法发明（可以受到专利法保护）。为什么我们的立法者认为一项发现和一项发明联系在一起就可以导致发现和发明同时受到专利保护——前者被视为物质发明后者被视为方法发明[32][32]？这种简单的组合何以如此彻底地改变人们的观点？

对于自然物质的专利问题，人们的认识发生上述差异，很难说前后两方面的意见哪一个从根本上是错误的，然而专利法必须作出选择。现在我们还是决定让专利法的利益天平向发明人一边发生倾斜，对自然物的提取物、自然生物的纯化物、生物基因序列等授予专利专利权。这无疑是对过去基本原则“发现不得授予专利”的背离，尽管立法者采用的对发明（发现）的概念重新解释的方式表面看来似乎还对这一原则表现出某种尊重。这一方面反映出当今社会中工业利益集团对国家的立法的影响力已经远远超过立法者对一般法律原则的呵护能力的这一现实，另一方面也说明我们所一贯坚持的原则本身也还没有成为一项基本不可动摇的法律戒条。接下来，我们要思考这样的问题－－

科学发现对人类科技进步的贡献，同通常的发明相比，并不逊色。比如在学者经常列举的爱因斯坦发现相对论，焦耳发现电热交换规律等科学发现的例子。这些发现也许可以获得诺贝尔奖，却不能获得专利法的保护。在这一问题上，专利法的逻辑就变成了“某项发现对社会的贡献太大，所以不能授予专利权”。这多少同专利法所坚持的赋予创造者一定特权以促进科技进步的一贯主张相左，因而在一般的公平理念上并不令人信服。这里的问题不在专利法，而在于我们对专利法立法目的错误认识。笼统地说专利法的立法目的就是促进知识创新推动社会进步，无异于给专利制度戴上一顶过于宽大和“崇高”的高帽子。其实专利法的立法目的具有很大的功利性，它只对那些能够直接应用于实际产业的实用技术提供保护。至于该技术究竟对人类知识总量有多大的贡献，专利法并不关注，专利法自身没有也不可能完全承担其促进整个人类技术进步的重任。它只有在为自身存在的合理性进行辩护时，才搬出“促进人类科技创新”之类的目标来。一般认为科学发现的确扩展了人类的知识范围，但并不直接改进现有的产业技能，而发明才增加了人类的实践能力(Practical capabilities)，直接与产业紧密相连[33][33]。传统的专利制度不对科学发现所带来的间接利益感兴趣，这就使得“科学发现不授予专利权”这一规则得以确立。从这里我们可以看出这一规则的背后的考虑完全是从产业界的直接的实际利益出发的。从产业界角度看来，专利制度完全是一种商业竞争的工具，产业利益才是根本的法律原则（后文还要具体论述这种趋势的各种影响，这里不再赘述。）。既然，发明同发现的保护与否是利益权衡的结果，那么当某些发现可以直接导致产业应用时，产业界就不惜抛弃或修正上述规则，努力为某些发现的专利保护铺平道路。先前是化学领域对自然物提纯物的专利问题得以解决，现在在生物技术领域同样的问题出现：新的物种、新的基因片段、新的蛋白质分子的发现与分离等，作为科学发现的同时又和实际产业紧密相连。正因为如此，生物产业界越来越早地介入到基础研究中来，希望及早地发现新的产业机会。产业界的介入必然使得从事基础研究的研究机构迅速私营化，对生物早期基础研究不断上升的研究经费的保护要求自然就越来越强烈，通过专利法尽快获得垄断权的呼声也就越来越高了[34][34]。在专利法领域依旧坚持过去的规则越来越困难，终于，有人直截了当地说，某些情况下，即使是发现也可以获得专利权保护，只要基于此发现的发明（或者干脆说发现本身）是新颍的，富于创造性，有利促进社会技术进步。[35][35]

1922年在欧洲的法国，J.Barthelemy 教授向法国 (The French Chamber of Deputies) 提出一项议案，要求废止关于禁止对科学发现等授予专利权的规定。在该建议中，他提出两点设想：首先，科学家可以获得所谓的原理专利（Patent of Principle），其保护期为有生之年加死后50年；其次，科学家作出某项发现以后，如果他人基于该发现作出某项应用发明，则科学家有权就该发明所获利益主张自己的分额。无独有偶，同一年，意大利的(the Committee on Intellectual Cooperation of the League of Nations )最终批准了Bergson 教授的一项计划草案。在该草案中他说当时专利法对科学发现不给予专利权保护，The Whole Question is dominated by crudest utilitarianism ,empiricism unhappily disguised in scientific nebulosity ,and ,finally ,the most disconcerting arbitrariness .他说J.Barthelemy 教授的建议在法国没有被采纳，是因为法国人认为在世界范围内普遍接受该建议以前，如果法国单独对科学发现提供专利保护，则法国的工业将被迫支付比其他国家竞争者要多的许可费用，从而阻碍法国工业的发展。Bergson 教授因此建议，通过创设一项国际条约使各签字国共同来维护科学家的这项权利。这项建议走得相当远——当时（The League of Nations）的专家甚至还着手起草该公约草案。到了1930年，这一努力宣告失败，其结果是政府决定以政府奖励来代替科学专利，给予科学家以奖赏。后来随着社会主义国家的立法的发展，对科学发现进行政府奖励的做法逐渐得到推广。[36][36]学者们解释这一做法是列举了一些理由，比如很难追溯某项应用发明的科学根源、应用发明常常远在科学发现之后不便支付许可费、不利科学界的交流等等[37][37]，其实专利制度对任何发明给予保护，都要面临同样或者类似的问题。这些问题在发明与发现上的表现并不会有质的区别。拒绝对科学发现给予专利保护如果还不能说是一种偶然的结果的话，那也是经过利益权衡后采取的完全实用主义的做法：不是发现本身固有的属性导致其不适合专利保护，而是发现作为基础研究的一部分社会不愿给予专利保护。在缺乏产业集团的游说的情况下，这一实用主义规则尽管不符合基础研究人员的利益，还是被专利法接受了。

在理论上和立法实践上，我们努力地区分发明和发现，将科学发现明确排除在专利法的保护范围之外。这在司法实践中则应该解释为法院应该象Lord Justice Mustill 在 Genentech v. Wellcome 案中所说的那样——“在审查专利的专利性问题时，必须对该技术方案是否属于发明这一问题作出回答。即确定技术方案是一种发明以后，法院才能往下走”。 Lord Justice Hobhouse在Biogen v. Medeva 案上诉审中，同样支持这一观点，认为除非该技术方案是一项发明，否则任何权利要求都是无效的[38][38]。可是，在英国享有盛誉的HOFFMANN法官却否定了这一观点。他认为，立法实践中，许多国家的专利法和国际公约中均没有对发明作出一个明确的定义，一般选择变通的办法－－通过约定一系列专利性条件来限定授予专利权的范围，比如新颖性、创造性和实用性以及一些明确的排除性规定。在立法者看来，不能说不存在不是发明但依然满足上述要件的法案存在，但是至少立法者还没有想到一个例子。司法实践中，法官有时直接依据所谓的直觉就可以说某些对象是发现而不是发明，但是更多的时候，法官不能依据此类直觉，相反，他要求助于所谓的专利性判断[39][39]，符合专利性的要求并被一些强行性规定所排除就应该受到专利法的保护。有人会说专利法中都明确将科学发现作为一种排除规定明确宣示，可实际上基因技术已经打破了我们传统的业已建立起来的法律概念体系，模糊了发明同发现的界限[40][40]，甚至说根本就没有界限。学者认为，这是由于专利法的历史基础是机械和化工技术，而生物技术与二者存在较大的差异，难以为现在的专利法概念所涵盖，[41][41]。这样，专利法对科学发现的排除规定基本对法官起不到什么作用，法官实际上是在依据专利性的标准来判断是否对一项技术授予专利权，至于该项技术究竟是发明还是发现倒并不重要。

我们的专利法已经接受了自然物质的提纯物的专利请求，这实际上也使我们的专利法走上了同西方国家专利制度基本相同的发展道路，不可能独自偏离这一方向了。我们肯定了提纯物的专利性，那么与此相近蛋白质分子序列、基因序列等就注定要照此办理了。作为一种政策上的考虑，我们或许可以借此机会重新考虑自然物质的是发明还是发现的问题——本来应该在很早以前仔细讨论这一问题并适当坚持我们的意见。但是，如前文所述，我们认为专利法上对发明和发现的区分，完全是一种实用主义的做法，随着利益天平的倾斜，这一规则也会被直接或间接地被抛弃。我们简单地将这一规则视为不可退让的基本原则是不可取的，以之来抵制我们不愿看到的专利法保护范围迅速扩大的趋势是不现实的。在现在国内国际的商业竞争的环境下，单纯的理论在巨大的商业利益面前真的显得很苍白了。

我们说专利法在处理基因序列之类的专利问题面前，淡化所谓的发明同发现的区别，并不意味着专利法应该立即将“科学发现不受专利法保护”这一规则清除出去。实际上我们已经基于这一规则将很多技术方案排除出专利法的保护范围。人们逐渐把这些排除规定当作公理而接受，如果突然改变这一规则，我们又要借助新的原则或规则来论证这些先前已经被排除的方案不应受到专利保护的理由，势必引起新的混乱。当然，这里蕴涵的假设是过去专利法对保护对象的界定是已经被现在的社会接受。基于这种考虑，我们认为专利法只有在面对新的保护客体时，才需要重新利用新的原则来考虑问题，或者说抛开表面的规则来考虑问题——不必过分拘泥于发明同发现的区别，更多地关注其他专利性的审查。基因技术就是这样的新客体，没有必要先确定其是发明还是发现，而应直接对之审查三性，符合要求的自然应当授予专利。毫无疑问，我们忽略对发明还是发现的审查，不是因为我们不担心这种策略会给打破传统的发明人同社会之间的利益平衡，而是我们认为在这些新的客体面前，发明与发现的区分已经失去现实意义，司法实践中也没有真正关注这一区分。抛弃过去的规则，是因为我们不愿在这里纠缠不清。为了尽量减小这种策略的消极影响，我们强调应该严格审查此类技术方案的专利性即实用性、新颖性和创造性等，尽量避免那些缺乏产业实用性等基础研究领域的科研成果被垄断，从而防止专利制度成为社会技术进步的障碍。具体如何审查基因技术专利的专利性，这将在下一章介绍。

如前所述，现代生物工程技术有了革命性的进步，人类开始利用基因工程手段随心所欲地改变周围的生物世界：下至微生物上至人自身，无一例外。此类技术直接影响到人类对自然对社会对生命对自身的道德观念，引起社会公众的广泛关注。另外，生物基因技术在改造自然和社会方面所表现出的巨大威力，又加深了人们对其可能被滥用的担忧。这些关注和担忧，在专利法上就成为基因工程技术获得专利保护的阻力。很多人利用专利法中“违背公共秩序不授予专利权”的原则来反对给予基因技术以专利保护。以下就专利法中公共秩序等条款的合理性以及基因技术自身的道德性问题等展开讨论。

专利法中的道德评价是指在专利法在决定是否授予专利权时，具体检讨某项技术方案是否违背公共秩序、社会善良风俗的过程。如果该技术方案违背上述道德目标，专利法就应拒绝对其授予专利权。各国的专利法及一些国际公约中均有类似的规定。比如欧洲专利公约（EPC）中就明确规定当某项发明违背道德要求(Morality)破坏公共秩序(Ordre public)时，欧洲专利局（EPO）可以拒绝对某些技术方案授予专利权。善良风俗和公共秩序是一个非常含混的概念，在诸多部门法均如合同法、冲突法等中均有所涉及，可是都没有能对这些概念作明确的界定－－－社会对之分歧太大，实际上也不可能取得一致[43][43]。在著名的Greenpeace Ltd. v. Plant Genetic Systems N. V.(1995)案中EPO就认为，欧洲范围内关于Morality和Ordre public并无统一的定义，能够接受的说法是Ordre public涉及有关保障公共安全、作为社会成员的个人的身体完整（the physical integrity of individuals as part of society）以及环境保护等方面的内容。而Morality则是指评价一些行为是否合适因而能被接受的标准，它植根于某一特定文化传统下的全部行为准则 [44][44]。根据这些模糊的表述，很难想象法官或专利局籍此来论证实施某一发明会确确实实第危及社会道德和公共秩序，不会在社会中引发争议。现在基因技术的专利问题就引起社会广泛关注，反对者当然不会放弃利用此类道德条款否定基因专利的机会。于是第一个问题就是专利法中此类严格的道德评价条款究竟应不应该存在？

首先，专利权的获得并不意味着权利人就能够在工业上实际使用该项专利技术，相反，专利权人还要遵守其他社会强行法（如刑法、环境法等[46][46]），如果其他法律禁止某些发明专利的实施，专利权人依然没法行使其专利权。在现代社会中，为了维护生态安全及生物伦理，各国已经出台了许多有关基因工程、人体胚胎以及药物生产等法律法规。这些法规无疑起到限制权利人实施那些无法为社会所接受的专利作用，专利法应该保持其自身单纯技术色彩，没有必要不厌其烦地重申这些原本由其他法律作出规定的道德原则。例如，世界各国关于植物新品种的保护立法基本就回避了此类道德问题，将之交由其他法规来判断，另外，UPOVC也在这一问题上保持沉默[47][47]。

诚然，专利法具有浓厚的技术色彩，但这并不能成为否定其对保护对象进行道德或公共秩序评价的理由。同时，依据市场来解决道德问题的想法是不可靠的－－－如果市场可以解决这些问题，那社会中诸多有关伦理道德的强行法就没有存在的必要了。因此，上述理由有一定的道理，提醒人们要将专利法的公共秩序评价限制在一定的范围内，但我们不能因此彻底否定专利法中相应制度存在的合理性。事实上，专利权的获得依赖于国家的行政授权，在社会公众看来，权利人获得一项专利权，意味着国家公权机构对其技术成就的“嘉许”[50][50]。给予一项专利，其实就是从道义上对有关做法的一种支持[51][51]。此类嘉许与支持如果不含社会伦理道德方面的判断标准，则有悖于我们的立法目的，破坏法律基础。因为知识产权制度本身就是要设计一种机制来刺激有利于社会进步文化与科技技术的供给。这一目标中就当然地包含着社会道德伦理的价值判断，专利法要完全回避这一问题是不可能的。对那些应用于社会明显会导致道德沦丧、公共安全受威胁等严重社会后果的技术，专利法当然不能对之给予专利保护。即使这种否定并不符合社会经济效率的要求，我们也不能放弃，因为人类总有一些基本的社会道德准则是不能放弃的。

西方神学家对科学家将人贬为一整套分子体系，可以和其他任何物种任意组合的观点深感不满。对生命形式授予专利权使之市场化，有损人类对生命的神圣感与神秘感。通过任意创造新的生命形态，使人凌驾于造物主之上，进一步破坏了人们的宗教虔诚[54][54]。这一问题覆盖着宗教的外衣，恐怕容易被我们所忽视－－－在我们的意识形态下通常如此。其实，这是一个非常复杂而深刻的问题。科学的发展进步，一步步揭开生命的神秘面纱，将先前一些被伦理覆盖的自然本质赤裸裸地展现在人类面前。很多维系整个人类社会所不可缺少的基本理念受到空前的冲击和削弱。但是,人类一旦踏上科技发展的道路,这方面的危机就不可避免。专利法已经不可能独自担负起捍卫人类伦理的角色，因为这种趋势已经不是某一部门法能够遏止住的，人类自身要走上这条不归路，专利法是救不了的。有人说，人们可以对技术的进步说“不”，但是这根本不会改变技术进步的脚步。技术进步是一张空白支票，无须社会的同意和法律的许可就可以兑现[55][55]。

西方动物权利提倡者则认为授予此类专利将导致越来越多的动物受到非人道的摧残。[56][56]这里，表面上是保护动物的权利—在我们看来也许是可笑的，动物根本不是法律上的主体，更无所谓权利不权利了。然动物权利终究表现为一种人性的关怀，实际上也是人自身维护团结友善的风俗的需要，在西方社会受到法律的重视应该说是可以理解的，就象在中国没有多少人会关心这一问题一样也是可以理解的。各国有自己的历史文化传统，没有必要也不可能采用相同的标准。有了这种理念，我们就不应该对美欧有关生物专利法规中对动物权利的关注感到奇怪了。

在前述Greenpeace案中，反对基因专利的人对人类通过基因工程技术控制自然世界的强劲势头非常担心。因为过去的很多科学技术被滥用而导致的人间悲剧至今仍然历历在目，基因技术又一次面临着被滥用的危险。在西方,基因技术还同优生学联系起来:基因技术面对人类的基因所带来的遗传特性进行识别,从而按照一定的标准区分优劣基因甚至是所谓的优劣人种,进而可以利用基因疗法或DNA重整技术获得的药物对此类基因缺陷进行改进治疗。这自然使得社会将基因技术同当年一些国家优化人种运动(比如美国[57][57]、德国等,其中纳粹德国法西斯罪恶行径最是臭名昭著)联系起来,加深了社会对基因技术的忧郁和恐惧。但是，这中忧郁和恐惧究竟是想象、误解的成分多于事实。比如，欧洲专利局在审查著名的PGS案是就明确指出，从道德层面上讲，基因育种技术同传统的选择育种技术并无大的区别：二者都是通过某种手段达到改良植物品种的目的，只是技术手段的效率有所不同罢了。EPO并不否认基因技术被滥用的可能，并且说一旦被滥用，当然会违背公共秩序，但是它还是坚持认为类似该案中专利权人通过引入基因以提高植物抵御害虫与病菌的能力的技术方案并不是对基因技术的滥用。当然，转基因植物或许会对人类带来某种直接的危害[58][58]，甚至会给环境带来严重损害[59][59]，比如使庄稼变成杂草，将其抵抗能力引入其他杂种植物等，连权利人也承认存在这种可能性。但是关于此类灾难目前还没有确切的证据可以援引，因此这只是一种可能性，而可能性终究不是一种现实的威胁,不能成为反对授予专利权的理由。[60][60]

现在无论是美国还是欧洲，都没有因为伦理道德或者所谓公共秩序的问题完全放弃对基因技术给予专利保护。而是创设了一些判例或立法将部分技术方案排除在专利保护范围之外。在美国Harvard Mouse案以后（1988年4月12日，PTO授予Harvard Philip Leder Timothy Stewart 第一件动物专利，被视作生命物质专利性问题彻底解决的标志[61][61]），法院开始强调判断一项生物技术是否有悖公共秩序，应该将该技术给动物带来的痛苦程度、可能存在的环境风险等与该技术对人类的实际效益作对比。欧盟的《生物技术发明的法律保护指令》中，采纳了相似的标准，列举了几类有悖公共秩序的生物技术[62][62]。这实际上是商业动机同道德原则又一次相互妥协，妥协的基础所谓的利弊权衡机制。

实践中要判断一基因序列是否真正对人类有害，总是事后才知道，有时这一时间长达几年乃至数十年。让专利局去预测这么遥远的未来，恐怕勉为其难，同时也会使得权利人的利益极容易受到专利局错误预计的侵害。另外，专利法经常面临这样的尴尬境地：科技发展促使新技术层出不穷，往往在社会公众对其作出准确的道德评价以前，专利法便要作出判断。这样，专利法就很难从其他部门法中直接找到判断依据，于是专利法上的争论就同社会舆论的探讨同步展开。显然，专利机关不得不超出现有法律的范围，采用社会普通民众的尚未定型的道德观念来指导自己专利审查活动，这无疑具有较大的不确定性。基于这些考虑，我们认为专利局对新技术的道德评价应依据现实证据，而不能凭借所谓的可能的危害的预测，以免因此而损害发明人的合法利益。

转基因技术成果的专利保护有不同的层次，首先是对基因移植方法的保护，然后是基因本身，接着是含该基因的细胞[63][63]，最后是含该移植基因的植物等。显然，前几类是不涉及植物品种的，只有最后一类专利请求同植物品种保护之间存在模糊区：在完整的植物体内植入某一特殊基因后，该新型植物究竟只是独立的植物个体，还是一类新型的植物品种？很多国家对植物个体可以给予专利保护，而对植物品种则只能利用植物新品种保护法进行特殊保护。如后文所述，由于专利保护与植物新品种保护在制度上存在较大的差异：保护的前提条件、保护的水平等重要方面不尽相同，直接影响到权利人的利益。这在欧洲引起了广泛的争论：部分植物品种的权利人试图获得专利权保护，而专利局又依据欧洲专利公约（EPC）的禁止双重保护的规定制止权利人的企图[64][64]。结果欧洲专利局在所谓的何谓植物品种的问题上大费笔墨，至今也没能获得社会的完全认同。造成这一局面有很多原因，除了概念上不可避免的含混以及制度本身的冲突外，还有一些政策上的考虑。接下来，我们对这一问题作系统的介绍。

1961年UPOVC的保护范围仅限于该品种用于繁殖的部分（the reproductive or vegetative propagating material）, 其他部分即使对权利人来说非常重要，也不在保护之列。这样，在权利人控制该品种的遗传物质的同时，社会公众依然可以获得该物种的其他组成部分。毫无疑问，这降低了权利人的垄断水平。在UPOVC体制下，如果其他机构利用某一受保护的物种培育出新的衍生品种（The derived variety），其他人对该品种的使用将不受在先品种权利人的限制。另外，农民特权（Farmers’ privilege）[67][67]也遭到权利人的强烈反对。也正因为如此，80年代随着生物专利日益引起人们的注意，人们普遍认为植物新品种保护已经成了过时的障碍物，要求用专利法取代该专门法的保护，以强化培育者的权利。[68][68]

1991年，UPOVC进行了第三次修订（1972和1978年各修订过一次），增加了一些选择性条款，成员国可选择适用。一旦选用，将扩大对植物品种的保护力度（1997年，仅丹麦、以色列、新西兰三国批准该文本）。该公约第14（3）条规定，如果成员国认为有必要，可以将保护范围扩展至生殖物质以外部分，任何从受保护品种上获得的产品未经权利人同意，均不可进入生产流通，衍生品种的市场化也在受限之列。明确许可成员国对植物品种提供专利保护（受欧洲EPC约束的国家自然不能轻易接受此条－而对其他国家似乎已经不成问题，比如在美国。这是否是一种世界趋势，值得中国有关部门思考），从而放弃了1978年UPOVC禁止双重保护的立场[69][69]。并规定因公共利益，设置的农民特权之类的制度来限制培育者的权利时，应给权利人以适当的回报（第17条）。这倒同专利法上的强制许可制度有点相似，但这中许可直接来自法律的明确规定，无须经过繁琐的行政程序。

美国自1930年the Plant Patent Act (35 USC *161-4)之后,便可以授予植物专利。但是保护范围仅仅限于无性生殖植物(Asexually reproduced plants),而且以块茎繁殖(Tuber-propagated Plants)之类的植物如土豆等也被排除在外.对于有性繁殖的植物品种，则于1970年颁布了The Plant Variety Protection Act 对之进行保护。该法案要求权利人证明该受保护物种具有特异性、同一性和稳定性，并不需要揭示所谓的创造性（an inventive step）[73][73]。依据这一法案，美国大致提供与UPOVC相同要求的植物品种保护。美国在80年代以前，PTO一般拒绝对植物授予专利，因为PTO认为植物属于自然产物。1980年著名的Diamond v. Chakrabarty案以后，PTO开始对微生物颁发专利，但是依旧拒绝授予植物以普通专利（Utility Patent）。到了1985年，Ex p. Hibberd 案以后，美国才真正开始对植物发明授予普通专利[74][74]。这样，此类发明就获得了同其他发明相同的待遇，其相应的有关所谓实用性、新颖性与非显而易见性等审查标准也就同一般专利相同了。

欧洲国家大多是UPOVC的成员，最初大多对植物品种提供特别法保护。当然，依据UPOVC，它们也可以对之提供专利保护，即各国有选择权。但是，到了70年代，成员国批准了欧洲专利公约（EPC），该公约明确将动植物品种和主要利用生物方式繁殖的动植物排除在专利保护范围之外[75][75]。于是，在这些国家，动植物新品种只能受到特殊的保护，不再受专利法保护。该公约排除植物新品种的主要理由是避免对植物品种提供专利法与特别法的双重保护。其潜台词是不受植物新品种保护的将可以受专利法保护。

美国在Imazio Nusery v. Dania Greenhouse ,69 F.3d 1560(Fed. Circuit)，权利人认为,所谓植物品种的定义应该从技术和分类学上来界定，同一植物品种的所有植物应该具有同样基本而明显的特征，因而该保护涉及所有相同基因状态的植物。但是被告则宣称，植物专利仅仅保护某一单个植物（A Single Plant）。The Federal Circuit 支持被告的主张，认为1930年以来，专利法均只保护单个植物，而物种则应被解释为该植物的无性繁殖所得后代。法院认为，为了证明被告侵权，权利人必须证明被控侵权的植物确属该植物的后代，即前者实实在在地由后者通过无性繁殖获得。这样，原告如果仅仅证明该植物与权利人物种具有相同的主要特征并不能证明侵权成立。[77][77]另外，植物专利保护并仅仅局限于植物整体，其组成部分比如花、果实等则不受保护，这样权利人就没办法控制国内进口商进口这些部分了，从而使其权利行使受到限制。[78][78]

如前文所述，农民特权是植物品种保护法向农民提供的类似专利法上的合理使用的一种对权利人的权利进行限制的特殊制度。专利法中也有各种各样的权利限制制度，但却不可能如此严格的限制权利人的利益。因此专利法保护转基因植物，如何面对农民特权将是一个非常棘手的问题。学者认为，严格限制农民特权甚至完全禁止在实践中是很难实现的。另外，农业社会不同于工业社会，农民根本不适应现代社会的专利规则。完全无视农民的传统习惯和意愿，一味在植物品种领域引入专利专利规则，既是傲慢的也是愚蠢的。至少在英国，这样的制度是农场主们难以接受的[79][79]。英国和欧洲尚且如此，我们可以想象在中国这样的农业社会中简单地引入专利规则，无视所谓的农民特权，更不可能被农业社会接受的，也肯定不符合中国社会的整体利益。坚持要求引入专利规则的人则认为为了保证物种培育工业的持续发展，相应的补偿是非常必要的，这也正是公共利益之所在。然对此，农场则针锋相对，认为育种者的利益应该让位于普遍的社会公益－－普遍保障农民特权，减少农业成本加速新品种推广才能加速农业基础产品的供给，促进普遍的社会公益。而且，农场主还认为没有农业社会的支持，任何品种都难以实现他应有的市场价值，农场主同权利人的合意无疑是不可缺少的[80][80]。

当今的两种不同的保护制度并存，可以说基本上是农民阶层的利益以及其所代表的公共利益处于优势地位。然而，这种体制也在逐渐发生变化：1996年6月，英国全国农场主联盟（The National Union of Farmers ）同意植物新品种的权利人支付公平合理的报酬（an equitable remuneration），尽管这中报酬还没有权利人预期的提出费那样多[81][81]。由此可见，在发达国家，新品种的权利人在强化其权利的过程中获得了突破，将来进一步地要求获得完全的专利权保护并非不可能。另外，现在西方社会有人认为如果在专利法中引入农民特权或类似的强制许可制度，将是一个不好的先例，极有可能被第三世界国家所利用。在西方看来，第三世界国家一直在急切地逃避（anxious to undo）Trips 等国际协议赋予的各国应该履行的专利保护义务[82][82]。这未必符合事实情况，却反映出西方工业集团在此类问题是上对发展中国家的戒心。这似乎预示着将来一旦发达国家内部在农民特权问题上达成一致，将立即对外谋求更高水平的动植物品种的专利保护或提供保护水平相当的特殊保护。

通过比较，我们已经大致清楚专利保护同植物品种保护的区别，接下来开始讨论转基因植物的法律保护问题。所谓转基因植物，是指研究人员在为了某种需要，在细胞内植入一种外来基因，然后利用细胞培植技术将该改变遗传基因的细胞培育成的新植物。该植物就表现出某种与先前植物不同的遗传特性来，比如将萤火虫的发光基因移植入烟草体内，该烟草就具备了类似萤火虫的荧光辐射机能，这种新型的烟草就是一种转基因植物。透过这一例子，我们又一次感受到基因移植技术的奇妙功用，这也注定现实中将出现大量此类转基因植物，给我们的法律带来新的课题。

审委员会认为，在植物体内植入一个基因，能够稳定地遗传下去，从而是公约意义上的新植物品种。学者认为此认定同EPO先前的一些决定相矛盾。尤其是T49/83,Ciba Geigy and T19/90,Onco-mouse ,在这些案子中，单个的植株或动物并不构成所谓的品种，因而可以授予专利权。PGS的决定背离了EPO越来越灵活地解释EPC第53条的立场[85][85]。有学者批评EPO的判决，说EPC将植物品种排除出专利法保护范围，其历史背景是当时人们只是针对传统的培育方式（Conventional Breeding Processes），根本就没有预料到今天我们所面临的基因工程技术带来的冲击[86][86]。因此，仍然利用过时的限制条款将转基因植物排除在专利法的保护范围之外，是不合时宜的。很多学者从理论上对EPO的判决进行批评，实际上专利局有一定的政策上的考虑，因为EPC第53条明确禁止对植物品种提供双重保护，如果专利局直接将转基因植物解释为一种新的单个植物，不是一种植物品种，那么实际上极容易导致专利与植物新品种的双重保护，使得EPC的规定变成一纸空文。在另外的相似的转基因动物问题上EPO就表现得很灵活，同意授予转基因动物以专利权。因为不存在类似UPOVC的动物品种保护单行法，动物品种不象植物品种那样面临双重保护的两难选择。可这样一来，又有新的问题：欧洲专利局很难让社会公众理解，为什么专利局能够授予转基因动物专利，却不能授予植物基因专利[87][87]。

转基因植物，究竟是单个的新型植物还是新的植物品种，已经不是一个生物分类学上的问题，而是法律上的利益分配问题。在禁止对植物提供双重保护的国家，这一问题直接关系到能否对转基因植物提供专利保护；在不禁止双重保护的国家，这一问题则可能影响专利权的保护范围——假如当作单个植株对待，则可能象上述美国Imazio Nusery v. Dania Greenhouse案中那样，保护范围仅仅限于该植株的后代，相反，当作植物品种对待，则保护范围可以扩展到所有含有该基因的相同植物。这里说可能，是因为“一两个燕子不一定带来整个春天”，现在说这种解释已成定论还为时过早。

我国专利法明确规定对动物和植物品种不授予专利权[88][88]，但是对于何谓动植物品种并没有明确的定义。可以想象中国专利局也会面临欧洲专利局所遇到的同样问题：究竟对转基因植物采取何种态度。在我国不对上述两类提供专利保护，也许还不仅仅是为了避免双重保护（动物上根本就不存在特殊保护），还含有提供适合中国国情的保护水平的深意。如果我们利用专利法保护转基因植物，同时保证中国的农民农业不会因此额外增加负担，那么就必须同时对专利法作较大规模地调整：首先，在专利法中引入有关农民特权的例外规定，规定对获得专利权的转基因植物，农民在第一次购买后可以自行育种繁殖并不支付费用。其次，行政审查或司法实践中应对保护范围做严格的解释（可以参考上述美国案例），将权利范围限制在该植物的无性繁殖直接后代之内。将这些限制措施引入专利法，在理论上会出现怎样的问题，现在还不清楚，最终能否和传统的专利制度相和谐，还有待时间的检验。如果对转基因植物授予专利，那么另外转基因动物的专利保护势必不可避免，这是否能为中国社会所接受也值得考虑。

通过以上分析，对我们来说，保守的做法则坚持将转基因植物解释为植物新品种，从而拒绝对给予专利保护，既而转基因动物可以照此办理。这种做法在现在还不会同主要的国际公约项冲突。比如，将来对我们非常重要的Trips协议就依然许可成员国将动植物品种排除在专利保护范围之外，而且，对于动植物品种的概念也没有做明确具体的界定[89][89]。同时，也只要求成员国对植物品种提供保护，对动物品种则没有要求。当然，随着又一轮协议贸易协议谈判的临近，Trips协议的修改很快就会提上议事日程。按照现在国际社会的讨论趋势，Trips协议对动植物品种保护的相对自由而且模糊立场恐怕不久就要发生变化。

在美国，代表生物工业集团的人认为，美国现在生物技术处于世界领导地位，为了保持这种优势与利益，美国有必要专门立法，为生物技术提供特殊的保护[90][90]。所谓特殊保护，就是对现行专利法进行修改，使专利申请具有更大的肯定性与可预见性，减少针对生物专利的诉讼，从而起到刺激公司投资的目的。游说者总是说如果不对生物技术提供专利保护，将无法吸引足够的资本投入生物工业用于开发研究生物技术。[91][91] 我们可以看出，人们在寻求专利保护时，总是千篇一律地说没有专利垄断权的刺激，创造者将失去前进的动力，社会也会因此失去获得更多的先进的科技成果的机会。从按照专利法一贯的逻辑，此类说法很容易被立法者接受。其实，这种理论上没有矛盾的推论，在实践中未必可靠。在当今的市场上，并非所有的技术创新活动都需要靠专利垄断权提供利益刺激来维系。信手举几个例子就可以说明问题：在基础科研领域，人们没有专利权的刺激照旧在迅速地拓宽人类的认识范围。也许基础研究领域同竞争产业领域还有着一定的差别，那么我们可以看一看具有代表性的集成电路工业。当初，这些工业集团也想今日的生物工业集团一样为集成电路的布图设计寻求特殊保护，最终在各国形成单行法律，并在国际范围内缔结了国际公约[92][92]。事后，我们才发现整个知识产权界原来在作一场无用功：无论是公约还是国内法，根本就没有实现所谓的预期目的---在集成电路工业发达的美国，15年以来，美国的半导体芯片保护法案（The Semiconductor Chip Protection Act of 1984）只遇到一件实际案例[93][93]！如果说这是该法案起到威慑作用，以至无人敢越雷池半步，那充其量也不过是自欺欺人。该法案在美国尚且如此，在其他国家就可想而知了。其实，没有该“屠龙”法案，集成电路工业照例会健康而有续地发展下去。在这一发展迅速竞争激烈的技术领域，事后的仿冒并没有多大价值。领先者在竞争对手学会自己的技术以前就已经利用竞争优势从市场上获得充分的回报，知识产权制度的所提供的垄断权对领先者并没有多大的意义。这些事例告诉我们，在决定是否提供知识产权保护或提供什么样的知识产权保护时，并不能轻信“没有知识产权刺激，社会技术进步就会停滞”的简单推论。

当然，有了上面的认识，并不能得出基因技术不需要利用专利制度来保护的结论，这是一个非常复杂的事实问题，单靠简单地推理是得不出什么结论的。但是，我们必须对生物工业“所谓没有专利权就不会有投资的”论调持谨慎的态度。有人就直接地说，至今还没有完全的证据表明，生物技术进步同种植者权制度所提供的经济刺激有着多大的密不可分的联系[94][94]。没有必然的联系或者说联系没有得到确认，西方各国还是对基因技术成果给予专利保护。这是因为基因技术能够带来巨大的市场利益，利益本身就要求政府采取适当地规则对它进行分配。发达国家为了保证自己的工业集团能够在这场利益分配战中获胜，当然会毫不犹豫地选择专利工具。难怪W.R. Cornish 会说美国的Diamond v. Chakrabarty （美国最高法院在1980年判决的一个有关细菌生物的专利的案子，后文将再次提到）案在世界范围产生广泛的影响，几乎是在告诉世界“试图加入全球生物技术竞赛并从中谋利的任何国家都必须为此项技术提供专利保护”[95][95]。随着知识产权制度的国际化，全球市场的技术产品的竞争力日益受到重视，维护国际竞争力成了知识产权制度尤其是专利制度的一个隐含的准则。专利制度完全成为经济政策的工具，不可避免地同传统的专利制度的一些基本原则相冲突[96][96]。于是，知识产权的构成要件就不再成为最终决定是否给予知识产权保护的决定因素，为了商业利益，这些要件完全可以重新解释：发明同发现的区别不再重要（前文已经述及），基础研究同应用研究的区别不再重要（后文实用性审查将涉及），发明有无创造性不再重要（后文我们将讨论到基因专利中的一些案例，法院在对一些仅仅依靠一般技术手段但是需要付出繁重劳动的技术方案的专利性问题上就产生激烈的争论，按照传统的专利法创造性要求，此类技术结果是不能获得专利保护的，而产业界坚决从收回投资的角度主张专利权保护。）

其实，远离法律制度的内在分析，单从产业界寻求保护的过程来看，我们就能发现知识产权制度自身就存在一些难以自圆其说的地方：社会发展过程中总是某项新技术出现，伴随着巨大的现实的或潜在的商业以后，产业界开始发动宣传机器呼唤立法保护该技术相关的知识产权，并且武断地说不给予保护，该技术就不会再进步了。这时，很少会有人回过头来发问：先前并没有法律制度为这些新技术提供保护，这些技术又怎么得以产生呢？这种思维方法可能有很大的片面性，但这丝毫不能掩盖其启发性：它清楚地告诉我们无须经过复杂的法律推理，就能发现在很多时候专利法等知识产权制度不是在提供刺激动机，而是简单地对现存利益进行分配。专利制度不再象学者们所说的那样，只有在需要专利垄断权提供刺激的情况下才提供垄断权刺激[97][97]。

面对专利制度这种强烈的政策倾向，美国学者说这将违背世界范围内专利制度逐渐协调的大趋势，而且出于产业利益的需要对生物基因工业提供特殊的专利性标准，最终有可能违背GATT（WTO）与北美自由贸易协定（NAFTA）中的非歧视性原则[98][98]。的确，如果每个国家都坚持从各自产业发展的需要，任意打扮国内的专利制度，那么国际间的专利制度的协调几乎是不可能的。表面上各国都统一规定所谓的专利制度的基本概念、原则，有一种趋同的大趋势，实质上对具体原则的解释却千差万别背道而驰。对发展中国家来说，专利法的政策化倾向，倒是利弊参半。说有利，落后国家可以利用同样的知道思想在专利法中严格专利性标准，降低保护水平以保护自己的国内产业；说有弊，因为这样一来，发展中国家可能会受到发达国家产业政策的牵引，不得不对某些技术领域提供专利保护。在基因专利问题上，欧洲和日本就只能和美国看齐，没有别的选择（a de facto harmonisation.）[99][99]。现在，Trips协议已经和WTO这一贸易体制紧密联系在一起，知识产权国际争议解决方式中贸易制裁之类的强制措施出台，这将进一步强化知识产权制度的政策化倾向。Trips协议不象传统的国际公约那样尊重知识产权中的精神权利，这一简单地事实再一次说明政策性的倾向同知识产权制度本身的发展方向还是有着较大的差距的。

基因序列授予专利，受到各国国家产业政策的影响，不仅对国际间的专利制度的协调产生负面的影响，而且还对现存的国际间技术合作关系构成威胁。这一问题在1991年美国国立卫生院（NIH）决定对人类基因组计划中获得的基因序列数据申请专利保护时，引起世界科学界的广泛关注和争论。如前所述，人类基因组计划是一项集中世界科技力量进行攻关的全球性项目，由科学界分头解析人类各遗传染色体上的DNA序列，然后汇总至一处经计算机处理，就可以得到人类的完整的基因组。美国虽然在这一计划中居于领导地位，但是离开其他国家尤其是欧洲日本等国科学家的参与，美国想获得完整的放映全人类遗传信息的基因图谱是不可能的。美国之所以要申请专利，是因为NIH已经看到了他们分析获得的数据的巨大商业价值，如果不申请专利，这些数据将按计划公开进入公有领域，进而丧失专利法上的新颖性。

这一申请一经公布，就遭到世界各地科学家的强烈反对。先前参加该基因组的很多实验室纷纷表示如果NIH执意申请专利，那么他们就中断基因组计划，不再向美国提供他们解析的人类遗传基因信息。同时，一些国家的政府也公开谴责NIH这一申请破坏了国际间科技合作的根本基础。面对这些反对意见，美国专利局最终以缺乏实用性等理由初步否定了该申请的专利性，最终NIH在巨大的国内国际压力面前不得不主动撤回该专利申请[100][100]。问题最终算是不了了之，但是这一申请依旧给我们留下一个令人深思的问题：随着全球化趋势的加强，人类社会的科技协作也在逐步加强，协作必然伴生着利益分配。按照传统的知识产权制度来决定这些科研成果的利益归属，究竟会激励国际合作促进技术进步，还是要导致各利益主体划地为牢，最终断送正常的国际科技协作关系？这已经不是专利法上独有的问题，在著作权法上，围绕INTERNET所产生的一系列问题多少都和这一问题有关。保护个体的著作权，多少会影响社会成员之间信息的自由交流与沟通，这种自由对未来信息产业来说也许是至关重要的。再往下，我们就会发出这样的疑问：专利、著作权制度能够适应将来社会的发展需要吗？知识产权制度作为一种财产制度会不会出现新的制度模式取而代之？也许从整体上看，这种趋势还遥遥无期，但是在某些特殊领域是不是已经初见端倪？这些问题不再只是空穴来风，在新技术不断对现存知识产权制度提出挑战的今天，人们提出以所谓的政府支持开发以获取公共技术产品的方案来取代传统的激励模式[101][101]，以克服现存制度的缺陷，比如生物科技领域国际合作与知识产权要求的矛盾、网络上的权利保护与信息自由化的矛盾等等。

离开NIH的申请，国际社会日益关注的基因资源争论又一次将这一严峻的问题摆上桌面。后文将详细讨论基因资源的有关问题，这里仅作简单叙述。国际社会自80年代以来就努力着手建立各类基因银行或基因库（Gene Bank)采集全球各种动植物基因资源，并收集整理各类物种的遗传密码信息库。该物种样品无偿向全球科研人员提供，该数据库也向科研人员开放。研究人员可以比较方便地利用该数据库，某一物种的DNA序列中寻找到某一有用的基因序列来。最初，基因银行的基本指导思想是基因资源是全人类的文化遗产，它应该为全世界的科研人员自由使用。后来的事实表明，真正能够自由使用的是技术先进的发达国家的研究人员，发展中国家提供这些资源实际上却没有获得多少利益。于是，发展中国家一致要求对基因资源主张主权，开始限制国外研究人员接触各自的基因资源。控制不仅限于该国实际控制的基因资源，而且包括境外基因银行中存放的采自该国的基因材料。发展中国家开始要求基因银行从简单的不负法律义务的科研中介机构向代表各自国家利益的信托机构转化。这样，在世界范围内，基因领域的自由研究开始受到越来越多的规则限制，发展中国家利用这些规则要求从相应的研究成果中分享部分利益。这些利益分享的规则也是依靠现行的知识产权或类似的制度来说明其合理性，但是同发达国家眼中的知识产权制度相比存在着较大地出入，争议不可避免（这在后文还要述及）：对于发展中国家来说，科技合作只是手段，分享科研成果才是最终的目的，因此，强调国际技术合作关系而无视自己国家利益的知识产权制度是无法接受的；而发达国际坚持现在知识产权制度的一些有利的原则，反对发展中国家在现在的制度中引入新的不和谐的因素。国际合作受利益驱使，而知识产权制度却难以有效地解决利益分配问题，或者说它提供的利益分配机制没有被广泛接受。法律不能按照自己的原则去解决问题，最终只能依靠政策，进一步增大了未来知识产权制度发展过程中的不确定性。对知识产权制度来说，这是新技术提供的新的发展机遇还是新技术埋设的陷井，值得大家深思。

专利申请的实用性，是指“该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果”[102][102]，通常又被称作“工业实用性”。这里的工业除了日常所说的工业领域外，还包括社会生活中任何含有技术性质的领域，包括农业、交通运输等诸多行业。尽管对一项专利进行实质审查时，首先是看其有无实用性，然后才是所谓的新颖性与创造性[103][103]，但是人们更多地是模糊地接受了审查员判断一项技术方案是否具有实用性的方法，当然的认同了一项申请如果缺乏技术方案无法实施、违背自然规律（如永动机发明）或者损害社会秩序等便不具备实用性的结论。结论本身也许并没有错误，但人们更应该了解到结论背后深藏着的法律原则。

如果人们将专利申请必须具备实用性作为浅显的不证自明的公理加以接受，那么难免会遇到这样的质问：一项专利如果不具备实用性，无法产生经济效益，那么申请人又有什么动力不惜人力物力去获得专利局的一纸证书呢？专利局何不让市场机制去淘汰这类专利申请？因为一项专利不具备一定的应用性，终将被忽略或遗忘[104][104]，对社会影响不大[105][105]。美国本世纪二十年代中期，便基本上这接受了实用性由市场检验的观点，只是在涉及人类药物类专利时才持谨慎的态度－－药物直接关系到公众健康，为了避免所谓“专利药物”对人们的误导，要求专利申请人对其药物发明的效用和安全性作详细描述以满足实用性的要求[106][106]。美国专利局的对药物专利所采取的上述严格态度受到产业部门的批评，他们指出PTO的实用性审查要求药物等对人身使用完全安全与有效，已经超出合理的范围，混同于美国FDA在审批新药上市时的严格作法[107][107]。

在著名的Brenner v. Manson[108][108]案中，专利局认为申请人没有揭示其发明的化学方法所制造的化合物的实际用途，因而该方法不具备实用性。换句话，因为该方法制造出的化合物没有实际的工业应用价值，因此，该方法本身也就没有专利法上的实用性。而海关及专利上诉法院（CCPA）则认为该方法已经具备了实用性，并宣称只要利用该方法制造出的某一已知产品不致损害公共利益（To be detrimental to the public interest）,就无需以说明该产物的实用性来证明方法的实用性。无疑这是一种比较自由宽松的标准，依据它，一种物质制造方法，只要它能实现预期的结果就当然的具有实用性。美国最高法院认为CCPA关于实用性的判断标准是不能接受的，重申了过去的原则，即“除非物质本身具有实用性，否则生产该物质的方法或者该物质本身均不能被授予专利。”最高法院同意专利局的意见，认为申请人只是指出其生产的物质与已有的其他相近的物质类似，并不能满足实用性的要求。法院进一步指出，在化学领域，方法发明只有具备了具体的实用性（specific utility）以后，才能获得专利，否则将造成对知识的垄断，妨碍相关领域的科学发展。具体的说，法院开始明确专利实用性要求的重要性，认为对专利的实用性要求实际上是在基础研究与实用研究之间划上分界线。通过实用性审查，可以避免对基础研究授予专利。因为如果基础研究的成果被权利人垄断，那么必然影响到基础研究背后广泛的应用领域的科技发展，这时专利权人不再是垄断技术，而是垄断基础知识，难免要损害社会公共利益。通过实用性的要求，专利制度使哪些属于基础研究的科学创造暂时滞留在公共领域，直到该研究被进一步深入产生现实的市场利益后才能获得专利垄断权。也就是说，实用性要件既是联系思想王国（The Realm of Philosophy）与商业世界（The World of Commerce）的桥梁[109][109]，又是这一过道上的把门人。

现实中，在所谓的基础研究与应用研究或者所谓的思想王国与商业世界之间划出明确的界限绝非易事，在前文划分发明同发现的界限时我们遇到同样的问题。除了认识上的局限外，工业利益集团也在有意识地模糊甚至突破这一界限。在专利先申请原则的激励下，许多研究单位总是尽可能早地申请专利，从研究的初级阶段开始，便努力寻求对后续成果的垄断权。[110][110]最初，这在本世纪的六十年代化学药物专利方面表现很突出：化学研究人员开始时只是对某些全新结构的分子作基本性质的研究，逐步尝试作应用发展。一旦发现该化合物有着某一方面的特性，比如能够抗击某种病毒等，即使还不知道或不确信该化合物真的具有产业上的实用性，研究者也立即寻求专利法保护，这样可以尽早的将潜在的竞争对手排除出处，自己则可以在专利的保护伞下，从容地完善研究成果并着手开始作市场化应用开发。在专利的保护伞下，投资者对可能的回报利益寄予较高的期望，也就使得相关的科研项目能够获得较多的社会投资。美国专利局前一段时期对此类申请持严格的限制态度，驳回了一系列申请。进入九十年代这一幕又在生物技术领域重演。在基因技术研究方面,很多研究者发现在某一基因同某种疾病或生物特性有着某种联系后，将该基因序列分离出来,还没有来得及揭示了它编码表达的蛋白质的功能,便向提出专利申请,要求专利局对该基因序列给予物质专利保护[111][111]。

1991年，NIH在其专利申请中，要求对其研究人员Dr. Crag Venter在实验室获得的351个cDNA片断以及包含这些片断的整个cDNA链授予专利权。在陈述该cDNA片断的实用性时，NIH认为这些片断可以用作基因标记（Genetic Markers),用来作Forensic Identification ,PCR primers, Tissue Typing等。但是，此类序列在工业领域应用，应该是通过此类cDNA或其中基因信息所编码表达的蛋白质的应用。因此，研究人员必须清楚地指出该cDNA所编码的蛋白质的实际产业应用，才能说明该cDNA序列本身具有实用性。这正如前述前述Brenner v. Manson案发明人必须证明化合物的实用性才能满足专利法对合成该化合物的方法的实用性要求的情况大致相近。NIH所提出的cDNA的各种应用，均是作为研究工具的使用，只能说明该技术方案还停留在思想领域（The Realm of Philosophy)中，不具备工业实用性[112][112]。而且，对实验用途的阐述，也是理论设想多于实际验证，依据说明书中的描述，其它人员还要作很多工作才可能使之转入实际应用领域。

按照这一标准，对于一般基因序列主张专利权，发明人必须将该基因分离出来，同时要具体说明如何使得该基因序列具有工业实用性。比如利用该基因如何改造现有动植物品种的遗传特性、利用基因工程技术制造该基因序列所编码的蛋白质同时指出该蛋白质的基本用途等等。如果只是简单地指出某一基因序列碱基序列，或者走得稍远一点，指出该基因同某一遗传现象的关系，并不能满足专利法对基因序列的实用性要求。这样，发明人要获得基因专利权，除了需要分析该基因序列并分离该基因外，还要具体指出如何利用该基因工业开发。

以上是美国根据化学领域的案例在基因技术领域确立起来的实用性审查标准，在生物工业界看来是相当严格的。美国专利商标局（PTO）1994年10月专门召开了生物技术主题的听证会，1995年出台了新的实用性审查指南（Utility Examination Guidelines），[113][113]开始改变以往对药物等相关专利审查的严格作法，认为只要该发明方案在相同技术领域的普通人员看来是可信的或者其实用性是显而易见的，就算是满足了实用性要求。联邦法院在In re Brana[114][114] 一案中，同样指出药物发明的实用性应当包含在对进一步研究与发展的预期之中[115][115]，也就是说如果一项药物研究进展到能够使得相同技术领域的技术人员对于药物的未来前景有肯定性的预期时，实用性的要求就达到了。法院解释说，如果要求企业完成第二阶段的开发后一项发明才满足实用性的要求，那么相关的费用肯定会打消许多企业寻求专利保护的努力，结果使得企业失去动力，社会的技术进步也就受到影响。按照这种所谓的合理预期的说法，实际上是降低了专利的实用性审查标准－－－先前要求当事人必须具体举出工业应用的证据，现在则只需按照一般的技术人员的合理预期来看一项技术值得进一步研究和发展，如果这种预期成立，则该发明就具备了实用性。预期同现实应用之间的差距在有些案件中可能很小，但在基因技术领域则存在着较大的不确定性。一个基因序列被揭示后，在普通技术人员看来，后续应用也许按照教科书上提供的方法就能实现，因此无需进一步证明工业应用的可能性，可实际进行基因移植等操作时，又极有可能遇到各种各样的特殊难题。后文我们讨论基因技术的创造性时会发现在具体验证一项技术是否是显而易见的也就是是否可以明确预期这一方面，存在着很大的争议。

回顾美国专利制度对专利实用性要求的起伏经历，我们不难看出虽然法院力图在所谓的基础研究领域与应用研究之间划分界限，以减小专利垄断的负面效应，但是随着科技竞争的激烈程度增强，这种努力终究力不从心－－产业的利益开始干涉法律理念的推理。在当今科技研究中单个项目的投入强度也增大，不稳定性增强，相关投资企业为减少投资风险，已经越来越早地依赖于专利这把保护伞。这样，一项研究如果初有眉目，没有达到传统的实用性标准无法获得专利，后续的投资的来源便成为问题。同时，如果专利法不尽早地提供垄断权，可能影响技术创新过程中领先的竞争者获得充分的回报，打击其参与高投入的尖端科技的研究的积极性。在诸多公司参与的情况下，领先者的回报就更显重要[116][116]。另外，还有人担心专利法给予保护的阶段太晚，也影响发明人对一些重要初始信息的公开，而这些信息对研究人员来说则可能是至关重要的[117][117]。这些担心无疑有一定道理，问题也确实需要解决，人们是否应该首先选择降低专利审查的实用性标准这一妥协方案呢？！也许这还说不上是削足适履，但是肯定会给专利制度本身带来后患。一方面，过早给予研究者以垄断权，就相当于在一场马拉松赛跑中，领先者接近终点但究竟还是没有到达终点，便被宣告为优胜者，其它竞争者的行为立时失去意义[118][118]。这一竞争规则显然是不公平的，不能为其它竞争者所接受。另一方面，过早的排除竞争，同样也会对社会的技术进步带来消极影响。一个有效的专利体系应该创造一种有利技术创新与改进的氛围，而不是仅仅向领先者提供垄断权的氛围[119][119]。如果专利制度成为基础研究领域“圈地运动”的工具，权利人在圈子里的活动不再受外面竞争的激励，其积极性无疑会大大打折扣。

上面讨论中我们已经提到过cDNA序列在研究中的应用，认为它各项用途仅仅局限于作为实验工具使用，不符合专利法的实用性要求。但是，也有人反对将实验使用归结为缺乏工业实用性，相关的争议围绕基因技术领域另一类实验工具“表达序列标签”（Express Sequence Tags, ESTs）展开。ESTs是“从cDNA文库中随机挑选出的用以识别某一特殊未知基因的遗传密码片段”，它是用来探测整个基因序列的一小段DNA序列[120][120]。在基因工程技术中通常依靠此片段序列制造基因探针，从动植物细胞中“钓出”含有该ESTs片段序列的基因来。从这里我们可以看出，ESTs是研究人员从研究中获得的零碎信息，专业人士认为这是一种基础的生物学实验工具。

专利法通过否定此类研究工具的实用性来拒绝对ESTs之类研究工具的授予专利权，其主要考虑是研究工具在科研中的起着非常重要的基础性作用，对之进行专利保护，也可能使得权利人利用其控制权，限制其他人利用该研究工具，从而避免竞争，结果妨碍技术进步。[121][121]这考虑同前面所说的专利制度要在基础研究同应用研究之间划分明确的界限的思路是一致的。但是，有人对此提出了质疑，认为从理论上讲，对研究工具进行专利保护并不比其他专利保护具有更大的风险。从利益平衡的角度看，授予专利权不会带来严重的消极后果，理由如下：

首先，当权利人滥用其对研究工具的专利权，拒绝其他人以合理对价使用该专利工具时，法院可以颁发强制许可或者以危害公共利益为由拒绝发布禁止令（美国法上救济措施）；其次，即使研究者不小心使用了某项专利技术作为研究工具，他还拥有“实验目的使用”的抗辩理由对抗侵权指控，同时权利人也不可能对诸多的“侵权”研究者逐一识别并进行诉讼；再次，权利人对最新的先前社会并不拥有的技术拥有专利，并不会使社会失去现存的任何权利，故不会对社会产生多大的影响。[122][122] 最后，也许是最重要的理由---ESTs作为一种研究工具，凭借它研究者可以避免很多盲目的尝试，比较迅速的找到所要的目标基因[123][123]。这种研究工具具有明显的市场价值，一个研究者可以将之转让给其它研究者。进一步推演，寻找、制造此类研究工具本身便会成为一种独特的产业，专利法没有理由去对一类产业提供保护，却回避此类生产工具产业。[124][124] 如果拒绝对之提供专利保护，必将损害研究者发展此类研究工具的积极性，同时还会促使研究者更倾向于以商业秘密的形态保护其在研究工具方面的技术成果，结果社会其他研究人员就很难获得最新的研究工具[125][125]。这样，对基因技术的实用性要求过于严格，本来旨在减少过分的垄断，促进技术在竞争的环境下迅速发展，结果却限制了专利法对基因技术研究工具的保护，最终究竟是促进还是阻碍技术的发展，还是一个未知数。

上述理由，大致是有些道理的，但有很大地片面性：说可以采取一定措施对该专利权进行限制或设定一系列侵权例外或事实上无法禁止侵权等理由，那么该专利权还有多大意义值得怀疑；说如果不给予专利权保护，将促使实验工具的所有人倾向于以商业秘密保护，从而使得其他研究人员难以获得该研究工具，其实即便提供专利保护，权利人在能够利用商业秘密保护的场合多会采取商业秘密保护，在研究工具方面侵权很难查证，利用专利保护就不是一个明智的选择；说权利人对新的研究工具授予专利权不会使社会公众失去已经存在的利益，这是对知识产权制度的基本原理缺乏认识，沿着这样的逻辑我们就没有理由排除任何新的客体的专利性了；说缺乏专利制度的利益刺激，研究工具行业将进步的动力，这同前文所说的其他利益集团为自己利益需要争取知识产权的论证方法是一样的，逻辑上没有错误，却并不真的可信，道理在前文已经述及。另外，说基础研究中所需的技术工具同一般的仪器工业等同起来，是很危险的----这最终使专利法完全偏离立法初衷，在基础研究领域引入与应用产业规则相同的知识产权规则。

总的说来，专利法对所谓的应用产业不宜作过宽的解释，更不能将基础研究领域的一些知识供给视为一种应用产业，否则基础研究的领地将越来越小，人们研究的自由度也就随之减小－－授予专利权，将导致人们很难接触到一些具有极重要价值的科学发现[126][126],直接妨碍科技研究工作，使知识产权制度失去赖以存在的合理性基础。作为发展中国家，在此问题上更应该保守一些：美国的学者就公开宣称研究本身就是一个市场，而且在全球范围内，美国是世界的领导者[127][127] ，我们不能牺牲自己的利益在国内开辟此类市场。

在生物基因技术开发过程中，人们普遍认为许多研究单位为获得同一基因序列展开竞争，结果只有其中的领先者能够获得唯一的垄断权，其他人只能空手而归，先前的投入均付诸东流。这一过程中造成过渡的浪费，恰似寻租理论所描述的社会浪费。另外，竞争中的优胜者获得全部的垄断权，将使得产业竞争从一开始就充满着风险，这如同为押赌而买巨额彩票去一样具有极大的不确定性[128][128]。因此有人认为降低实用性要求可以尽早的结束这场浪费的竞争（wasteful race），减少社会的财富损失，同时避免竞争者象押赌一样越陷越深，因而提出所谓的“名义上的实用性”（Nominal Utility）标准。

这是一个非常根本的问题，即专利制度的合理性。确实，就是在今天，专利法还要为自己存在的合理性辩护，对专利法的合理性的指责甚至来自专利制度的受益者[130][130]。但是，我们必须清楚，这种浪费并非专利制度本身造成的，只要科技竞争存在，此类的浪费就不可避免，这应该是社会技术进步所应支出的正常的社会成本。专利制度在某些场合可能对此类竞争有一定的促进作用，但其影响并不会象想象的那么大。专利制度得以确立本身似乎就很能说明问题。这或许有循环论证的意味，但用它来说明不能因为某一领域的特殊需要而完全否定现存制度的合理性还是比较可靠的。

首先是考察该专利的INVENTIVE STEP，这大致是指我们所说的发明点或先进性，即发明者在现有技术之上所作的创新之处。英国法中，长期以来，习惯于直接依据专利文书中的权利要求的文字语义去判断一项发明应受保护的范围。现在，英国法院则转而从抽象的发明点着手考虑专利的保护范围，开始向大陆国家尤其是德国的作法靠拢（注重发明的实际效果，不再拘泥于权利要求的文句）。Hoffmann认为考察发明点关键在于看发明技术方案旨在解决的问题。对于所谓问题的概括，可以非常具体，也可以很抽象。如果选择前者，对发明人有利，因为这时对现有技术稍作修改便有可能被视为一种创新；如果选择后者，作抽象概括，则许多值得赞赏的发明也会被宣告是显而易见的。具体到Biogen案中，他认为JUSTICE ALDOUS将发明概括为“利用DNA重整技术制造HBV 抗原”的概括方式过于宽泛、概括，势必会得出该技术是显而易见的结论－－因为这一一般的思路已经为许多科学家所熟知[134][134]。Hoffmann认为，实际上该发明应该是“试图在一个原核宿主中表达一个新的DNA序列（the idea of trying to express unsequenced DNA in a prokaryotic host）”（所谓的宿主简单地说就是指接受外来基因序列按照该序列进行蛋白质表达的细菌等目标生物）。这样的发明点便比较专门且特殊，对许多科学家而言，是相对陌生的，从而不具备显而易见性。

最后，要判断对一般技术人员而言，该发明是否明显可以一试（Obvious to Try）。如果在此类人员看来，某项发明用以解决问题的办法，只需结合或者修正一下现有技术，使有理由相信会取得成功，则属于所谓“明显可以一试”，该发明方案自然缺乏创造性。这是美国EPO 技术上诉委员会（Technical Boards of Appeal）等在生物专利方面坚持的一贯标准。具体到本案中，一般的基因学家在缺乏详细信息的情况下，不会认为描述该抗体的基因、移植DNA片断、克服内含子问题（The Problem of Introns，内含子是DNA序列上的非编码序列）是件显而易见的事情。或许，人们觉得有尝试的必要，但是对最后的成功并没有合理的预期[136][136]，因而该发明有创造性。

美国专利法规定“专利性不能因为获得专利的方法而被否定”[137][137]，我们也一直习惯上认为即使一发明是科学家凭借某种偶然的机遇侥幸获得，也不能因此否定该发明的专利性。这似乎表明专利法中隐含这样的原则即“发明的产生方式不应影响人们对发明本身的专利性判断”。从逻辑上看，这也没什么矛盾：我们审查专利性，是审查该发明本身的专利性，而不是审查获得该发明的方法的专利性。可是具体到实际问题上，这一原则却引起了人们的疑问。在基因序列的物质专利申请中，审查员通常针对其序列的创造性提出这样的质疑，即发现或揭示这一基因序列的方法是基因工程领域所公知公用的技术，利用该方法自然无所谓创造性，这样利用此方法产生的结果也就可能缺乏创造性－－即该基因序列缺乏专利法意义上的创造性。从技术角度上看，如果利用普通技术人员都会使用的方法来分析提纯出某一确定存在的基因序列，该基因序列应该说是每个人无须经过创造性劳动都可以获得的。可是这种判断方法同前面所说的逻辑要求又有冲突，这种冲突在生物和化学方面尤为突出，长期来一直困扰着美国和欧洲的法院。

美国法院早期在判断一些DNA序列的创造性时，主要将注意力集中在获得此序列的实验技术方法上，而不是独立地关注序列本身有无创造性[138][138]。例如在1991年的重要案例Amgen Inc. v, Chugai Pharmaceutical Co. 中，法院便认为专利权人获得该DNA序列的基因探针与基因扫描方法具有新颖性，因而其获得的序列符合专利法上的创造性要求。后来联邦巡回法院确认了区法院的判决，但是指出区法院依靠判断发明产生方法的创造性来认定发明本身的创造性的判断办法的合理性值得思考。两年后，在In re Bell（1993年）案中，美国PTO的审查小组认为，利用先前的基因探针技术不需要创造性劳动便可以获得该基因序列，因此该基因序列不具有创造性（Prima facie Obvious）。结果联邦法院驳回了这一决定，法院认为，或许在知道一蛋白质分子的结构以后，研究人员可以通过基因代码推测出可能的基因片断，但是实际上根据现有技术，编码某一蛋白质可能的核苷酸（Nucleotide sequences）有10³⁶种，而本案中BELL只是对其中的少数部分主张权利，因此该基因序列具有创造性。从这里可以推知，如果申请人只是泛泛地要求对合成某一蛋白质分子的基因序列主张专利权，而不是有特指的针对某一特殊基因序列，则该权利要求不具备创造性（在后面讨论过宽的权利要求时还会讨论这一问题）[139][139]。

在In re Deuel[140][140] 中，又一次对这一问题展开了讨论。该案中，发明人Thomas F. Deuel, Yue-Sheng Li等（合称“Deuel”）获得了HBGFs（Heparin-Binding Growth Factors）蛋白质的纯化的DNA与cDNA分子[141][141]。Deuel从牛子宫组织中分离并提纯出HBGF，检测出蛋白质的氮端序列（ N-terminal Sequence,蛋白质肽链有氮端和碳端）的前25个氨基酸排列，然后利用此序列设计出低聚核苷酸探针（Oligonucleotide Probe）在牛子宫cDNA 文库（library ）中筛选，获得了编码HBGFs蛋白质的cDNA分子，进一步分析得知该cDNA分子有1196个碱基对组成。从该cDNA的序列反推出牛子宫HBGFs蛋白质的完整的氨基酸序列。另外，Deuel利用类似的方法获得了和牛的HBGFs结构近似的人胎盘HBGFs的氨基酸序列。该专利申请就对上述牛和人的cDNA分子以及蛋白质分子主张专利权。

审查过程中，审查员所引用了在先技术为Peter Bohlen 的一项专利申请和Maniatis的一篇论文。其中， Bohlen的专利也是先揭示了一组HBBMs（Heparin-Binding Brain Mitogens ）蛋白,检测出该类蛋白的氮端序列的前19个氨基酸排列。然后利用基因探针筛选DNA 或 cDNA 文库获得整个的DNAs or cDNAs分子序列。审查员驳回该申请，其理由是Bohlen的发明中指出获得整个DNAs、 cDNAs和蛋白质分子序列的方法，已经被Maniatis揭示，在现有技术下，相同技术领域的普通人员如果愿意检测牛和人的HBGF的话，完全可以在Bohlen和Maniatis的所述方法的指引下完成Deuel在本申请中所做的工作。即因为获得该蛋白质分子的方法不具备创造性，所以该针对蛋白质分子提出的物质专利申请不具备创造性。

PTO支持审查员的判断，显然它又一次坚持了先前以发明过程为中心的判断方法（The Process-centered Approach）。 1995年法院接着否决了这一认定，强调应该依据DNA分子的化学结构的特征而不是以获得该基因序列的方式来判断其创造性。法院认为PTO的错误在于没有注意到本案中权利要求是物质类型而不是方法类型的。作为物质专利，否定其专利性应该以现有技术中已经指出该物质的结构或近似结构为由。比如，化学领域某一分子被发现以后，其后的同系物分子与之结构相似，具有相近的化学与物理性质，这是普通技术人员所熟悉的知识。因此后来者如果对同系物申请专利，便会因结构相似不具备非显而易见性而被驳回。当然，如果申请人此时能证明尽管结构相似，但其化学或物理性质等方面有一般人员意想不到的独特之处，或许审查员将网开一面。回到cDNA序列上，法院认为判断其非显而易见性，应该着眼于审查现有技术中是否已经使得普通技术人员能够清楚地预测该cDNA的序列，而不能因为根据获得cDNA分子序列的一般方法本身的专利性来推断cDNA物质专利的专利性。

法院认为Maniatis虽然介绍了一般的分离cDNA分子的方法，但是并没能满足揭示Deuel申请涉及的分子结构的要求；Bohlen的申请只是涉及蛋白质分子，并没有关注cDNA分子的结构－－从蛋白质分子到相应的DNA序列并非简单的逆向对应过程，人们可以根据某一蛋白质分子设想出大量可能的DNA序列来。因此，普通技术人员在现有的技术背景下并不能预见本申请中所述诸物质的分子结构，亦即本申请中的DNA 和cDNA分子的序列没有被揭示，则同现有技术相比该申请就不是显而易见的。[142][142]其实，我们从这里可以看出，法院尽管强调不能根据获取方法的专利性来判断所获物质的专利性，还是自觉或不自觉地从分析该方法是否具备创造性的角度来论证该物质序列的专利性。这加深了我们对法院所主张的将二者截然分开来考察的审查办法的疑虑。

如前所述，法院如此强调应该将方法与物质的专利性分开，从逻辑上看，似乎是顺理成章的。但是，这恐怕有违专利法提供垄断权以促进科技创新的立法目的。假若一基因序列存在于某一动植物体内，暂时还没有人想揭示该基因序列但普通技术人员都知道只要他想要知道，他就可以利用现有的方法去揭示该序列。如果某一发明人利用该方法揭示了该序列，就可以对该序列主张专利权的化，实际上发明人并没有作出普通技术人员无法作出的贡献，也就是没有作出技术创新却获得了垄断权！法院强调基因序列的创造性审查仅仅依据该序列先前是否已经被揭示，事实上是将发明的创造性审查等同于新颖性审查，甚至可以说是放弃了创造性审查。如此降低专利性的审查标准，有违专利法的立法目的，是非常危险的。照次下去，不管获得方式是如何的简单并不具创造性，所有新的DNA序列将都能满足所谓的创造性要求，这实际上完全放弃了对DNA序列的专利性的一项重要审查内容。[143][143]法院降低创造性标准，也许如其他学者所说还有这样的考虑：利用已知的方法去分析揭示并分离某一基因序列，需要的是大量不具创造性但是异常繁重的（the Onerous-but-routine ）的工作。从社会的角度说，这一工作无疑是要一部分人去做。如果不给予专利或其他保护，当事人又有何动力去从事此方面的工作呢？[144][144]在没有找到其他合适的保护方式（如著作权、科学发现权等保护）之前，法院倾向于提供专利权保护。这又是为了某种产业政策，无视专利法基本原则，任意拓宽其保护客体的做法，专利法是否能够接受这一做法值得怀疑。

专利制度的根本制度设计便是通过给予专利权人一定的垄断权以换取权利人对社会的完全的技术公开，这样可以使得社会公众能够及时地理解该项技术。如果申请人没有充分公开某项技术便对其拥有垄断权，无异于在同社会的交易中没有支付相应的对价，违背了专利制度的初衷。因此，可以说，同专利的实用性、新颖性与创造性审查一样，充分公开也是获得专利权的一个必要条件充分公开，从制度设计上讲，可以克服先申请原则带来的消极影响－－如前所述很多发明人在发明技术尚未成熟的早期，便急于申请专利。对于此类带有预期与推测性质的发明方案，充分公开便是有力的限制手段，它可以防止竞争中一方试图通过臆想和猜测便一下子跳到对手前面。